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企业海外知识产权纠纷典型案例

文章来源: 作者: 发布时间:2024/9/11 9:17:16 浏览数: 1103

一、专利权纠纷

世界连接公开股份有限公司诉东莞市佳旅电器有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案

2009616华特?鲁夫拿向国家知识产权局申请了名为“多路滑动式插头”的发明专利,授权公告日为20131030日。该专利在诉讼期间内维持有效。20181214日,该发明专利的专利权人变更为世界连接公开股份有限公司(以下简称“连接公司”),根据连接公司与华特?鲁夫拿的转让协议约定,连接公司获得对任何在专利转让生效之前及之后发生的侵犯专利权的行为单独以自己的名义在我国有管辖权的法院进行起诉和收取损害赔偿的权利。

2019220日,连接公司委托的诉讼代理人向北京市某公证处申请证据保全公证。在公证人员的监督下,相关人员通过东莞市佳旅电器有限公司(以下简称“佳旅公司”)在1688上的店铺,下单购买其首页显示的“厂家直销全球通转换插头4USB旅行转换插头多功能礼品转换插头”该物品邮寄到指定地点,进行拆封后重新封存保管,且内装有一张收据,其上盖有佳旅公司的公章。而后,连接公司委托的诉讼代理人向公证处申请证据保全公证并获得公证书。

连接公司于2020年向法院提起对佳旅公司和杭州阿里巴巴广告有限公司(以下简称“阿里公司”)的诉讼。经法院审理,佳旅公司确认被控侵权物品系其制造、销售,被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围,且被诉落入专利权保护范围的侵权技术方案不属于现有技术;另,针对连接公司对阿里公司的诉请,法院认为,阿里公司系提供交易平台(1688)的服务提供商,其已在服务协议中要求不得发布侵害他人知识产权的信息,尽到了事前的提醒义务,且未有证据证明佳旅公司曾就本案维权向其进行投诉或其佳旅公司存在侵权合意,因此阿里公司并不构成侵权。法院最终认定佳旅公司侵犯连接公司的案涉产品的发明专利权,判决佳旅公司应停止制造、销售、许诺销售落入案涉专利号的发明专利权保护范围的产品,并销毁库存侵权产品,且还应赔偿连接公司的经济损失及合理费用。 

案例启示:无论是借助网络交易平台或是线下实体店,我国企业都应了解和熟悉自身生产或经营的产品,均应在合法合规合理的范围内开展商事活动,注重自身对产品的科技与研发,避免侵犯其他主体已有的发明专利权。如被控侵权,我国企业应积极应诉,如案涉产品属于现有技术,则我国企业应尽可能收集证据、据理力争,进行相应的抗辩,从而维护自身的权益。此外,在网络交易平台上进行商事贸易活动时,我国企业还应注意该平台是否已尽到与知识产权有关的提醒义务,并应知悉服务协议中具体的条款,规范自身的经营业务。

 

二、商标权纠纷

本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案

本田技研工业株式会社(以下简称“本田株式会社”)是一家专业生产摩托车等产品的全球知名的大型跨国企业,其所有的第314940号“HONDA”商标、第1198975号“H及图”商标与第503699号“HONDA及图”经核准取得注册,分别核定使用于第12类车辆、摩托车以及前述商品零部件等。

重庆恒胜集团有限公司(以下简称“恒胜集团公司”)与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(以下简称“恒胜鑫泰公司”)系总公司和子公司关系。201643日,两公司获得“HONDAKIT”商标授权并与缅甸美华公司签订合同。该合同名为《销售合同》,实为定牌加工合同。恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车,目的地缅甸。该批货物后被瑞丽海关查获,昆明海关认为该批货物可能涉嫌侵犯本田株式会社在海关总署备案的知识产权。本田株式会社认为该批货物明显突出使用其注册的“HONDA”商标,易造成相关公众的混淆与误认,便申请昆明海关扣留该批货物。之后,本田株式会社以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵害其商标权为由,向法院提起诉讼。

法院认为被诉侵权行为属于涉外定牌加工,属于商标法意义上的“商标的使用”,案涉商品的消费者与经营者对案涉商品存在接触与混淆的可能性,最终判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

案例启示:我国企业如在日常出口贸易中涉及涉外定牌加工,需要注意,如果发现海外的委托人有侵权的恶意,应避免与其继续合作,避免出现侵权行为。此外,我国的企业在与海外委托人签订合同之前,应在国内相同或类似商品上检索是否属于与海外商标相同或近似的在先商标,如为一样的或者知名度较高的商标,应避免开展合作。最后,如涉诉,各企业应该积极向律师寻求帮助,收集证据材料,以加工行为完全符合涉外定牌加工的要求为理由进行抗辩。

 

三、著作权纠纷

迈可寇斯公司诉腾龙公司著作权权属、侵权纠纷

迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司【MichaelKorsSwitzerlandInternationalGmbH】(以下简称“迈可寇斯公司”)是一家享誉全球的奢侈品设计、生产企业,其产品在全球已拥有数量庞大的用户,具备极高的市场知名度。

201365日,中华人民共和国国家版权局颁发《著作权登记证书》,登记事项为迈可寇斯公司关联公司迈可寇斯有限责任公司(MICHAELKORSL.L.C)(美国)以法人作品著作权人身份依法享有《MK图形》的著作权,《MK图形》为迈克寇斯有限责任公司(MICHAELKORS,L.L.C)(美国)于20071019日创作完成、200821日在美国首次发表。20131220日,中华人民共和国国家版权局颁发《作品登记证书》,登记事项为迈可寇斯公司经迈可寇斯有限责任公司(MICHAELKORS,L.L.C)(美国)转让,于20131105日取得了美术作品《MK图形》在中国范围内的著作权。

迈可寇斯公司称,广州市腾龙箱包有限公司(以下简称“腾龙公司”)未经许可在其生产的商品上复制、使用了原告《MK图形》美术作品,并进行销售、出口,并对腾龙公司提起诉讼。201737日,深圳海关隶属蛇口海关查获由腾龙公司申报出口的多个“MK”牌拉杆箱。经海关查验,涉嫌侵权商品上使用的“MK”标识涉嫌侵犯迈可寇斯公司在海关总署备案的相关知识产权,经迈可寇斯公司申请,蛇口海关扣留了前述涉嫌侵权商品。迈可寇斯公司未授权腾龙公司将《MK图形》使用于任何商业活动中。腾龙公司未经迈可寇斯公司许可、授权,在其生产及出口的涉嫌侵权商品上包括吊牌标签、拉链等多处使用了与迈可寇斯公司《MK图形》美术作品视觉上基本无差异的“MK”图形表示,并将相关商品出口、销售。

经审理,法院认为迈可寇斯公司主张著作权的图案构成著作权法意义上的美术作品。其次,该作品经迈可寇斯公司在其商品上使用与宣传,腾龙公司可接触到该作品。经比对,腾龙公司生产、销售产品上的图案与前述美术作品实质近似,依法构成侵害迈可寇斯公司的著作权。腾龙公司的抗辩理由也不能对抗迈可寇斯公司在先形成并依法享有的著作权。最终,法院判决腾龙公司立即停止侵犯迈可寇斯公司《MK图形》美术作品著作权的行为并赔偿经济损失(含合理开支)。

案例启示:本案中,中国出口公司辩称其受韩国已取得案涉商标的注册商标专用权的委托人委托,进行定牌加工。但经法院调查,该韩国委托方在韩国注册的相关商标无效且被韩国法院认定对迈可公司在先使用的系列商标构成不正当模仿。从事定牌加工的各出口企业应引以为戒,需核实委托方是否对出口产品享有合法的著作权权利、是否存在不正当竞争的情况或风险,并且保证实际受托加工的产品的标识与委托人的商标一致,提高自查能力与风险防范意识,避免因海外委托方违法因素导致自身面临侵权难题。

 

国家海外知识产权纠纷应对指导中心昆明分中心

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文山州市场监督管理局

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